A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória ajuizada por Visa International Service Association e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. contra acórdão da Terceira Turma que negou pedido de proteção especial da marca Visa, diante da ausência de declaração que a reconhecesse como de alto renome.
No julgamento do REsp 951.583, os ministros da turma, com base no princípio da especialidade, concluíram pela possibilidade de existência da marca Visa Laticínios – de uma empresa da indústria alimentícia de Minas Gerais –, por não verificarem risco de confusão entre os consumidores quanto à origem dos produtos ou serviços.
Na ação rescisória, as empresas do grupo Visa alegaram que o acórdão da Terceira Turma violou a legislação, por condicionar a proteção especial de sua marca à renovação do registro como marca notória, nos termos do artigo 67 da Lei 5.772/1971 (revogada pela Lei 9.279/1996), ignorando que o artigo 233 da Lei 9.279/1996 proibiu expressamente a prorrogação de registros com esse status.
Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, o fundamento jurídico do acórdão rescindendo foi o fato de não ter havido renovação do registro de marca notória e de não haver, na época, o reconhecimento de marca de alto renome em favor das empresas de cartão de crédito.
A ministra explicou que a determinação trazida pelo artigo 233 da Lei 9.279/1996 – de que os pedidos de declaração de notoriedade fossem arquivados e as declarações já concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) permanecessem em vigor pelo prazo de vigência restante – fez com que as marcas notórias continuassem valendo até o término do prazo que a lei anterior conferia (dez anos), mas sem prorrogação, "porque a nova lei não permitiu".
Assim, segundo a magistrada, após o vencimento da declaração de marca notória, a empresa interessada deveria dar início ao procedimento para obter o reconhecimento de sua marca como de alto renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/1996, da Resolução INPI/PR 107/2013 e anteriores, bem como do Manual de Marcas do INPI. Porém, segundo Isabel Gallotti, não foi isso o que ocorreu na hipótese analisada.
De acordo com a ministra, as informações do processo dão conta de que, durante a vigência do registro da marca notória, não estavam comprovadamente preenchidos os requisitos legais para a proteção especial em todas as classes. Além disso, ao tempo da entrada em vigor da nova lei, não havia declaração pelo INPI de alto renome para a marca Visa.
Isabel Gallotti explicou que, apesar de alguns precedentes do STJ tratarem marca notória e alto renome como mera continuidade sob nova denominação, o artigo 233 da Lei 9.279/1996, ao estabelecer a proibição da prorrogação de declaração de notoriedade, aponta para a extinção do instituto antigo. Para ela, do mesmo modo, a retirada da ressalva anteriormente constante do artigo 67 também corrobora a diferenciação dos institutos.
"Fosse uma mera continuidade do mesmo instituto sob novo nome, a lei nova certamente não impediria a prorrogação e faria a ressalva de que as marcas notórias passariam a viger na prorrogação com o estatuto de marcas de alto renome", observou.
A ministra disse ainda não haver impedimento para que, mesmo na vigência da marca notória, as empresas pedissem a declaração de alto renome.
"Ao contrário do que sustenta a requerente, o reconhecimento do alto renome exige procedimento específico, inicialmente incidental e posteriormente por meio de requerimento", completou a relatora.
Isabel Gallotti frisou que a interpretação do artigo 233 da Lei 9.279/1996 aponta para a convivência, durante o período de transição, dos dois institutos, cada qual com seu grau de proteção, conforme estabelecido na lei que regula a concessão desses status.
"Concedido o registro de marca notória na vigência da Lei 5.772/1971, perdurará até o seu fim com os elementos de proteção estabelecidos naquele diploma", afirmou.
A relatora ressalvou, no entanto, que o instituto de marca notória não pode ser prorrogado justamente porque deixou de existir com a mudança legislativa, devendo ser feita a solicitação para o reconhecimento de marca de alto renome, nos termos da nova lei.
A magistrada entendeu, assim, que não houve, no acórdão da Terceira Turma, nenhuma violação à literalidade do artigo 233 da Lei 9.279/1996, o que inviabiliza a pretensão de sua rescisão.